Le brevet de Compton R.I.P. – Une réflexion après coup

Worsque l’Office des brevets a fait volte-face en 1994 et a retiré le brevet qu’il avait délivré juste l’année précédente, Britannica a contesté cette action et a intenté un procès. Des années plus tard, un tribunal fédéral de district à Washington, D.C., a estimé que l’Office des brevets était dans l’erreur et a confirmé qu’aucune antériorité invalidante n’avait précédé l’invention de Britannica. En conséquence, en 2002, l’Office des brevets a de nouveau délivré le brevet Compton. Enfin, 13 ans après avoir déposé sa demande de brevet initiale, Britannica a pu commencer à essayer de rentabiliser son invention.

Mais à cette époque, la technologie associée au brevet avait rapidement évolué. Lorsque Britannica a contacté des sociétés n’appartenant pas à l’encyclopédie pour leur demander de concéder une licence sur le brevet, elles ont refusé de reconnaître la validité du brevet, malgré sa validation antérieure après deux longues enquêtes de l’Office des brevets. En réponse, Britannica a intenté un autre procès pour faire valoir ses droits contre certains des contrefacteurs. Dans ce litige ultérieur, il n’a jamais été présenté d’antériorité déterminante montrant que l’invention avait été réalisée par quelqu’un d’autre avant le dépôt de la demande de brevet de Compton en 1989.

Comme on pouvait s’y attendre, les avocats de l’une des parties poursuivies pour contrefaçon ont commencé à se plonger dans l’histoire déjà complexe des brevets. Et voilà qu’ils ont trouvé une aiguille utile dans la botte de foin. Ils ont découvert, des années après que l’erreur aurait pu être corrigée, que le cabinet d’avocats de Washington, D.C., que Britannica avait engagé pour rédiger et déposer la demande de brevet auprès de l’Office des brevets, avait supprimé la première page de l’une des copies Xerox de la demande de brevet qu’il avait déposée. Il avait également commis une erreur de rédaction en omettant une phrase de routine qui devait être récitée dans la demande.

L’abandon de la page à la suite d’une erreur de copie et l’omission du langage technique habituel requis par la loi sur les brevets étaient une mauvaise nouvelle pour Britannica. Le résultat a été que le brevet de Compton a été déclaré invalide pour des raisons techniques n’ayant rien à voir avec la substance, la nouveauté ou l’importance de l’invention elle-même.

Sans la défaillance du cabinet d’avocats, il semble que l’invention aurait autrement produit des redevances substantielles. En rendant publics les détails de l’invention dans sa demande de brevet de 1989, il a été possible à d’autres entreprises d’assimiler rapidement la nature de l’invention et de l’incorporer dans leurs propres produits. Les dessins détaillés de la demande et les descriptions textuelles des rouages de l’invention ont donné lieu à une diffusion immédiate et à grande échelle de la manière exacte de structurer et d’écrire le logiciel complexe nécessaire pour permettre l’accès simultané à des bases de données multiples et disparates de textes, de sons, d’images et de vidéos.

La seule bonne nouvelle pour Britannica dans l’issue de cette affaire est qu’elle a cimenté par inadvertance une plainte pour faute professionnelle parfaitement valable contre le cabinet d’avocats qui avait négligemment bâclé son travail.

Pour prouver un cas de faute professionnelle juridique impliquant un brevet, la partie qui allègue une faute professionnelle doit démontrer que l’erreur de l’avocat lui a effectivement causé un préjudice. Si vous vous défendez contre une telle plainte pour faute professionnelle, vous pouvez vous tirer d’affaire si vous pouvez démontrer que le brevet en question n’était pas valable et n’aurait jamais dû être délivré.

1994 Encyclopédie interactive Compton sur CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)

Par conséquent, lorsque Britannica a poursuivi le cabinet d’avocats pour faute professionnelle, il y a eu ce que l’on appelle « l’affaire dans l’affaire ». Cela signifie que l’issue de l’affaire de faute professionnelle de Britannica entraînerait également une décision sur le bien-fondé de son brevet. Si cela s’avérait être une bonne nouvelle pour EB, ce serait une mauvaise nouvelle pour le cabinet d’avocats de Washington. Si les dommages et intérêts qu’il a été condamné à payer dépassaient son assurance contre les fautes professionnelles, il pourrait faire faillite et peut-être même certains de ses partenaires.

Même s’il n’était pas souhaitable pour Britannica de devoir poursuivre un cabinet d’avocats de Washington, D.C., devant un tribunal du district de Columbia, c’était inévitable. Lorsque la poussière est finalement retombée en 2015 sur ce dernier litige concernant le brevet de Compton, le tribunal fédéral de district saisi de l’affaire a jugé que l’invention n’était pas brevetable. Cela signifie que même si une faute professionnelle juridique a pu être commise, Britannica n’a pas pu être lésée.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a jeté un regard neuf sur les conditions de base pour qu’un brevet soit délivré. Elle a mis de côté le fait que, dans deux cas distincts, l’Office des brevets n’avait jamais trouvé ni sérieusement envisagé si le brevet logiciel en question constituait ce que l’on appelle « l’objet brevetable ». Auparavant, tout le monde avait toujours pensé que c’était le cas, car la Cour suprême des États-Unis avait depuis longtemps statué que les inventions logicielles pouvaient être brevetées.

En vertu de la loi américaine sur les brevets, pour qu’un brevet soit valide, il doit présenter les caractéristiques d’utilité, de nouveauté, de non-évidence et d’habilitation, et il doit couvrir un objet brevetable. Aucune nouvelle preuve n’a été présentée au tribunal dans l’affaire de faute professionnelle selon laquelle le brevet Compton ne répondait pas aux critères d’utilité, de nouveauté et de non-évidence. Elle avait également clairement permis à d’autres personnes ordinairement qualifiées dans l’art de reproduire l’invention. Cependant, le tribunal a décidé que le brevet de Britannica ne remplissait pas la dernière condition pour être valide, car le brevet ne répondait pas à la définition de « matière brevetable » du tribunal.

La Cour a déclaré que les « idées abstraites » n’étaient pas brevetables en vertu de la règle de longue date selon laquelle une idée en soi n’est pas brevetable. Elle a déclaré que les revendications du brevet Compton portaient sur l’idée abstraite de la collecte, de la reconnaissance et du stockage de données afin qu’elles puissent être facilement trouvées et récupérées, et qu’il s’agissait d’un concept abstrait et donc non brevetable. Dans son arrêt, le tribunal s’est exprimé en ces termes :

Une « base de données » n’est rien d’autre qu’une collection organisée d’informations. Depuis des milliers d’années, l’homme collecte et organise des informations et les stocke sous forme imprimée. En effet, les encyclopédies – décrites comme un type de « base de données » dans le cahier des charges – existent depuis des milliers d’années. Depuis tout aussi longtemps, les humains organisent les informations de manière à ce qu’elles puissent être recherchées et récupérées par les utilisateurs : Par exemple, les encyclopédies sont généralement organisées par ordre alphabétique et sont consultables à l’aide d’index, et les articles contiennent généralement des références croisées avec d’autres articles sur des sujets similaires. Ces activités sont bien antérieures à l’avènement des ordinateurs. Ces activités humaines fondamentales sont des « idées abstraites ».

C’est ainsi qu’un quart de siècle après le dépôt de la demande de brevet Compton en 1989, le dernier espoir de Britannica de tirer profit de son investissement dans l’invention s’est éteint.

Ayant engagé le cabinet d’avocats qui a rédigé la demande de brevet de Compton en 1989, j’ai assisté à la création, pour ainsi dire. J’ai ensuite passé 15 ans à diriger et à superviser le bourbier réglementaire et judiciaire tortueux qui s’en est suivi. Il s’est avéré que j’ai manqué le troisième acte du drame des brevets de Compton, lorsque les plaintes pour faute professionnelle de Britannica ont finalement été abandonnées en 2015. Mon absence de la finale était due à mon départ à la retraite en 2014, à l’âge de 72 ans, après 28 ans en tant qu’avocat-conseil de l’Encyclopaedia Britannica.

Engagé dans la quête du Saint-Graal du brevet Compton depuis toutes ces années, j’ai quelques réflexions simples sur la façon dont les choses se sont déroulées.

Je pense que le brevet n’aurait jamais eu de problèmes si Stanley Frank, de la Britannica, n’avait pas été trop loin dans la poursuite de ses rêves de gains rapides. Dans l’ouvrage Intellectual Property Rights in Frontier Industries-Software and Biotechnology publié en 2005 sous la direction de Robert W. Hahn, les auteurs Stuart J. H. Graham et David C. Mowery écrivent que peu après la délivrance du brevet par l’Office des brevets en 1993 :

Le président de Compton, Stanley Frank, a laissé entendre que l’entreprise ne voulait pas ralentir la croissance de l’industrie du multimédia, mais qu’il « voulait que le public reconnaisse NewMedia de Compton comme le pionnier de cette industrie, qu’il promeuve une norme pouvant être utilisée par tous les développeurs et qu’il soit rémunéré pour les investissements que nous avons faits. » Armé de ce brevet, Compton’s s’est rendu au Comdex, le salon professionnel de l’industrie informatique, pour détailler ses conditions de licence aux concurrents, qui impliquaient le paiement d’une redevance de 1 % pour une licence non exclusive. L’apparition de Compton au Comdex a lancé une controverse politique qui a abouti à un événement inhabituel : l’Office américain des brevets et des marques a réexaminé et invalidé le brevet de Compton. Le 17 décembre 1993, l’USPTO a ordonné un réexamen interne du brevet de Compton car, selon les termes du commissaire Lehman, « ce brevet a suscité beaucoup d’angoisse dans l’industrie ». Le 28 mars 1994, l’USPTO a publié une déclaration préliminaire indiquant que « toutes les revendications du brevet multimédia de Compton, délivré en août 1993, ont été rejetées au motif qu’elles manquent de « nouveauté » ou sont évidentes au vu de l’art antérieur ».

Dans le numéro de juillet 1994 du magazine Wired, l’article « Patently Absurd » a permis de mieux comprendre comment la délivrance du brevet Compton a créé un feu d’artifice politique presque instantané :

Le brevet Compton’s contenait 41 revendications qui couvraient largement toute base de données multimédia permettant aux utilisateurs de rechercher simultanément du texte, des graphiques et des sons – des caractéristiques de base que l’on retrouve dans pratiquement tous les produits multimédias sur le marché. L’Office des brevets a délivré le brevet le 31 août 1993, mais il est passé inaperçu jusqu’à la mi-novembre, lorsque Compton’s a pris la décision inhabituelle d’annoncer son brevet lors de la plus grande foire commerciale de l’industrie informatique, Comdex, en menaçant de poursuivre en justice tout éditeur multimédia qui ne vendrait pas ses produits par l’intermédiaire de Compton’s ou qui ne paierait pas à Compton’s des redevances pour une licence sur le brevet. Le président de Compton, Stanley Frank, a déclaré avec suffisance à la presse : « Nous avons inventé le multimédia » : « Nous avons inventé le multimédia ».

Les acteurs de l’industrie du multimédia pensaient le contraire. Dans des dizaines de journaux à travers le pays, des experts ont affirmé que le brevet de Compton était clairement invalide, car les techniques qu’il décrivait étaient largement utilisées avant la date de dépôt du brevet, le 26 octobre 1989. Rob Lippincott, président de la Multimedia Industry Association, a qualifié le brevet de « travail de neige à 41 reprises ». Même le commissaire Lehman pensait que quelque chose n’allait pas.

« Ils se sont rendus à un salon professionnel et en ont parlé à tout le monde. Ils ont dit qu’ils allaient poursuivre tout le monde en justice », déclare Lehman, qui a appris l’existence du brevet de Compton en lisant un article dans le San Jose Mercury News. « J’essaie de ne pas être un bureaucrate », ajoute-t-il. « La réponse bureaucratique traditionnelle consisterait à s’enfoncer la tête dans la boue et à ne pas prêter attention à ce que pensent les autres. Au lieu de cela, Lehman a appelé Gerald Goldberg, directeur du groupe 2300 [de l’Office des brevets], pour savoir ce qui s’était passé.

Comme Lehman, Goldberg avait appris l’existence du brevet Compton en lisant l’article paru dans le Mercury News. « Nous avons sorti le dossier du brevet et j’y ai jeté un coup d’œil », se souvient Goldberg. « J’ai parlé avec l’examinateur. Nous avons estimé que l’examinateur avait fait un travail adéquat ». Dans cette demande de brevet, explique M. Goldberg, l’avocat des Compton avait inclus une vaste collection de citations de l’état de la technique, dont aucune ne décrivait exactement ce que le brevet des Compton prétendait avoir inventé. En l’absence d’un document prouvant que l’invention figurant dans la demande de Compton n’était pas nouvelle, l’examinateur n’a eu d’autre choix que d’accorder le brevet à Compton.

Pour couronner le tout, les responsables de NewMedia de Compton auraient également déclaré avec désinvolture que le brevet couvrait « tout ce qui se trouve sur une puce ». Cela a clairement ajouté de l’huile sur le feu.

Donc, pour moi, le plus gros problème était l’orgueil démesuré de Frank. L’annonce par Frank de son désir de percevoir une redevance de 1 % sur les ventes de produits multimédias au beau milieu de la plus grande conférence de l’industrie sur les nouvelles technologies émergentes n’était pas seulement un faux pas politique, ou un excès de pouvoir, c’était une folie.

Malheureusement, c’est le retard dans l’application du brevet Compton, dû à l’erreur de jugement de Frank, qui a réellement tué le brevet. L’explosion politique qui a suivi la déclaration de Frank au Comdex a conduit l’Office des brevets à retirer rapidement le brevet. Cela a entraîné un retard de neuf ans dans l’application par Britannica de ce que l’Office des brevets a de nouveau considéré comme un brevet parfaitement valide. Au moins une étude universitaire a examiné en détail la décision discutable de l’Office des brevets de réexaminer le brevet. En outre, l’erreur technique du cabinet d’avocats, qui aurait pu être détectée et corrigée plus tôt, a finalement conduit à l’invalidation du brevet en 2009. Il s’en est suivi un nouveau retard de six ans, jusqu’à ce que les plaintes pour faute professionnelle déposées par Britannica à l’encontre de son cabinet d’avocats soient finalement évaluées et rejetées par un tribunal en 2015.

Ce retard a été fatal car, en 2015, la technologie des logiciels avait considérablement progressé au cours du quart de siècle qui s’était écoulé depuis le dépôt initial de la demande de brevet de Compton. En 2015, tout ce qui était étonnamment nouveau en 1989 était non seulement devenu banal, mais aussi si vieux jeu qu’il n’était pas difficile pour le tribunal fédéral concerné de conclure que l’invention n’avait rien d’extraordinaire et n’était qu’une « idée abstraite ». En outre, il était facile de supposer qu’une entreprise fondée en 1768 comme l’Encyclopaedia Britannica, un éditeur de référence ennuyeux d’encyclopédies imprimées en plusieurs volumes, n’était tout simplement pas en bonne compagnie avec les géants de la technologie émergente de la Silicon Valley. Elle n’était guère un acteur régulier dans le domaine des brevets de haute technologie.

Je pense qu’il y avait de bonnes chances que le brevet de Compton ait pu avoir une vie commerciale normale si le tumulte politique qui a accompagné sa naissance n’avait pas retardé sa comparution devant un tribunal à un moment où une erreur technique habituellement corrigible ne pouvait plus l’être et où le droit matériel des brevets avait évolué entre-temps pour rendre les brevets logiciels généralement plus difficiles à obtenir.

À mon avis, la conclusion du tribunal pour faute professionnelle a peut-être évité à un cabinet d’avocats local de devoir payer pour une erreur flagrante, mais la manière dont il est parvenu à cette conclusion a fait peu de cas de la contribution unique de l’Encyclopaedia Britannica au progrès de l’interface homme/ordinateur.

Si Stanley Frank est le bouc émissaire de l’histoire d’un brevet fondamental qui a vécu et est mort plusieurs fois pendant un quart de siècle, peut-il y avoir un héros quelque part dans cette histoire de recherche et de perte ?

Absolument ! Laissez Harold Kester recevoir son dû. Harold, plus que toute autre personne, est le véritable inventeur de l’invention révolutionnaire qu’est l’encyclopédie multimédia Compton. Au cours de la longue histoire des litiges en matière de brevets des Compton, ni l’Office des brevets ni personne d’autre n’a réussi à présenter des antériorités qui remettaient en cause le fait que l’invention qu’Harold Kester avait contribué à créer était la toute première de son genre. Son groupe de Del Mar avait été engagé par Britannica pour fournir un moteur de recherche pour le CD-ROM inhabituel et novateur que Britannica était déterminée à développer, et sous la direction exceptionnelle de Harold Kester, son groupe, avec ESC et les éditeurs de Britannica, a accompli ce qu’on lui avait demandé de faire.

Après avoir pris connaissance de l’ampleur du projet de logiciel informatique en cours de lancement, j’ai fait de nombreux voyages de Chicago à Solano Beach et La Jolla, en Californie, où Harold Kester dirigeait la petite équipe qui travaillait sur le moteur de recherche au cœur du projet. Ayant observé Harold devant des tableaux blancs diriger son équipe dans l’analyse de l’organisation interne du logiciel, je peux dire personnellement qu’Harold était le génie clé qui pouvait assembler toutes les pièces du puzzle.

Harold a été le magicien des mathématiques qui a su associer la science naissante de la technologie de recherche informatique aux récents progrès du matériel informatique. Bien que d’autres personnes aient participé aux équipes qui ont mis ses idées en pratique, c’est à Harold Kester que l’on doit principalement l’innovation de Compton.

En me rappelant cette partie du développement de l’interface homme/ordinateur au début de l’ère de l’information, je me suis demandé quelle aurait été la réaction si Ted Nelson avait pu mener à bien son projet Xanadu sous la forme d’un produit final tout aussi novateur, fonctionnel et précieux. Les gens auraient-ils vraiment pensé que la nouveauté et l’ingéniosité de son produit hyperlié n’étaient rien d’autre qu’une démonstration d’une « activité humaine fondamentale » ? Aurait-elle été rejetée comme une simple « idée abstraite » qui circulait déjà depuis des milliers d’années ? Personnellement, je ne pense pas.

En 2016, Britannica’s a fait appel de la décision défavorable rendue dans le cadre de son affaire de faute professionnelle devant la Cour suprême des États-Unis. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre la plupart des appels, mais elle ne se saisit généralement que des affaires aux conséquences publiques les plus importantes ou lorsque les cours d’appel des circuits fédéraux inférieurs sont en désaccord sur des questions majeures. Dans ce dernier cas, les conseils de la haute cour sont utiles pour assurer la cohérence des décisions des juridictions inférieures à l’avenir. Bien que l’affaire Britannica ait donné lieu à un tel désaccord entre les cours d’appel fédérales inférieures, la Cour suprême a choisi de ne pas inscrire cette affaire particulière à son rôle.

Si vous souhaitez savoir à quoi ressemble une pétition pour une ordonnance de certiorari ou si vous êtes curieux de connaître les arguments juridiques sous-jacents à l’affaire, consultez l’annexe 1 de ce livre. Vous y trouverez des extraits de la dernière tentative, infructueuse, de Britannica pour faire respecter son brevet. Curieusement, les vingt-trois années de litige concernant le brevet ont duré plus longtemps que la durée normale de validité d’un brevet après sa délivrance.

Vous remarquerez peut-être que c’est le nom de Douglas Eveleigh, et non le mien, qui figure sur la requête de la Cour suprême en tant qu’avocat de Britannica. C’est parce que j’avais choisi Doug pour me remplacer en tant qu’avocat général de Britannica lorsque j’ai pris ma retraite deux ans avant le dépôt de la requête.