QUESTIONS PRÉSENTÉES
Dans les années 1980, le requérant Encyclopaedia Britannica (« Britannica ») a développé un système de recherche multimédia pionnier qui, pour la première fois, était capable de rechercher de vastes quantités d’informations multimédias et d’afficher ces informations de manière conviviale. Lorsque Britannica a cherché à faire respecter les brevets obtenus sur ce système, il a été découvert que certaines erreurs de dépôt de demande de brevet commises par le défendeur Dickstein Shapiro, LLP (« Dickstein ») rendaient ces brevets invalides. Près d’une décennie plus tard, l’affaire de faute professionnelle de Britannica contre Dickstein a été rejetée sur la base des plaidoiries à la lumière du précédent de cette Cour dans l’affaire Alice Corp. Party Ltd. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014), en dépit de la présence d’une requête en cours d’instruction et de différends factuels concernant la question de savoir si les brevets en cause présentaient une « idée abstraite » ou manquaient d’un « concept inventif ».
- Le circuit du district de Columbia a-t-il commis une erreur en estimant, contrairement au septième circuit, que la partie « affaire dans une affaire » d’une action pour faute professionnelle est régie par la jurisprudence postérieure au préjudice causé par la faute professionnelle et non par celle qui existait au moment du préjudice ?
- Un brevet peut-il être invalidé en vertu de l’article 101 du 35 U.S.C. et de l’arrêt Alice sur la base des plaidoiries, en présence de différends factuels et d’un manque de preuves que l’invention brevetée est une « idée abstraite » ou qu’elle est dépourvue d’un « concept inventif » ?
EXPOSÉ DES FAITS
- Dans les années 1980, le développement par Britannica d’un système de recherche multimédia convivial a coïncidé avec l’arrivée de l’ordinateur personnel sur le marché grand public. Cette combinaison fortuite a précipité une percée culturelle remarquable. Pour la première fois, les enfants comme les adultes pouvaient accéder facilement et rapidement à des sources d’informations numériques complexes et riches en médias, et y naviguer. La concrétisation commerciale de l’invention brevetée de Britannica, que l’on retrouve dans l’un de ses produits CD-ROM appelé « Compton’s Encyclopedia », a fait l’objet d’éloges réguliers de la part de l’industrie :
« L‘encyclopédie multimédia de Compton est la première mise en œuvre réussie d’un produit qui combine des mots, des images et des sons avec un moteur de recherche facile à utiliser. Le produit s’adapte incroyablement bien aux besoins de l’utilisateur. Vous ne pouvez qu’être impressionné par le courage et la prévoyance dont a fait preuve Britannica en lançant ce produit ».
Bill Machrone, 7th Annual Awards for technical Excellence, P.C. Magazine, 15 janvier 1991, 112.
Newsweek l’a également remarqué :
« Les ordinateurs ne sont plus seulement des machines à écrire intelligentes et des calculateurs rapides. . . Pourtant, jusqu’à présent, le battage médiatique a dépassé les espérances dans la collection croissante de programmes multimédias. À l’instar des éblouissants flops hollywoodiens, la plupart d’entre eux se sont révélés riches en technologie, mais pauvres en substance. Jusqu’à Compton’s. . . Le simple fait de réunir autant d’informations sur un disque est déjà impressionnant. Mais la beauté de Compton’s réside dans les liens – tout est tissé ensemble pour que l’utilisateur puisse rapidement passer d’un élément d’information à l’autre. Grâce à une conception ingénieuse, le programme est si simple qu’un enfant peut littéralement l’utiliser. . . Vous rencontrez un mot difficile ? Un clic suffit pour en obtenir la définition et, si votre PC est doté d’une fonction audio, la machine peut même le prononcer à votre place ».
John Schwartz, A Computer Encyclopedia, Newsweek Magazine, 19 mars 1990, 45.
En 1989, juste avant que l’Encyclopaedia Britannica ne publie le produit Compton’s Encyclopaedia, elle a déposé une demande de brevet avec l’aide du défendeur Dickstein. Ce brevet couvrait de nouveaux aspects fondamentaux de l’architecture logicielle et du système de recherche pionnier adapté aux données multimédias. Le brevet ne se limitait pas à un environnement encyclopédique ou à des CD-ROM. Il traitait plutôt de la solution fondamentale aux problèmes de recherche, de navigation et de présentation liés aux différents types de données électroniques.
L’Office des brevets et des marques a passé quatre ans à examiner la demande de brevet de Britannica, en s’assurant qu’il n’existait pas d’inventions antérieures couvrant l’invention revendiquée. Lorsque le brevet a finalement été délivré à l’Encyclopædia Britannica en 1993, il a été immédiatement reconnu comme un brevet très important par l’industrie multimédia alors naissante. Par la suite, le commissaire aux brevets nouvellement nommé par le président Clinton, Bruce Lehman, a pris la décision inhabituelle d’ordonner un réexamen du brevet. Après un nouvel examen minutieux de neuf ans, avec un passage devant la cour fédérale, l’Office des brevets a rétabli le brevet Britannica en 2002 et a délivré plusieurs brevets de continuation par la suite.
- En 2006, Britannica a poursuivi Alpine Electronics of America, Inc. et d’autres défendeurs devant le tribunal de district du Texas occidental pour avoir enfreint deux des brevets les plus précieux de l’Encyclopaedia Britannica : Les brevets américains n° 7,051,018 (« le brevet ‘018 ») et 7,082,437 (« le brevet ‘437 »). Voir W.D. Tex. #1:06-cv-00578-LY, Dkt. 1. À la suite de cette action, Alpine et les autres défendeurs ont demandé un jugement sommaire. Le tribunal a accordé le jugement et a conclu à l’invalidité des brevets. Id. à Dkt. 82. Ce constat d’invalidité était le résultat direct et immédiat de la faute professionnelle de Dickstein Shapiro. L’essentiel de la décision du tribunal était qu’en raison des erreurs de dépôt de demande de brevet commises par Dickstein, une publication antérieure de l’Encyclopaedia Britannica constituait une « antériorité » suffisante pour invalider les brevets faisant l’objet du litige. Sans la négligence de Dickstein Shapiro, cette soi-disant « antériorité » n’aurait eu aucune importance. Id.
Plus particulièrement, les demandes de brevet ‘018 et ‘437 ont été déposées sur la base d’une revendication de « date de priorité » de 1989 à travers une chaîne de demandes de brevet. À l’instar du dépôt d’une série de plaidoiries modifiées en vertu de la règle 15(c) qui « renvoient » à la plainte initiale et en tirent profit (ce qui permet d’éviter une défense fondée sur la prescription), une série de demandes de brevet peut être fondée sur une demande initiale et tirer profit (c’est-à-dire revendiquer la « priorité ») de ce dépôt de brevet initial. Cette continuité est essentielle dans le contexte des brevets afin que des actes, des événements ou des publications intervenus ne menacent pas la validité des brevets qui émanent de la fin de la chaîne.
Afin de maintenir cette date de priorité, certaines exigences spécifiques de la loi et de l’office des brevets doivent être satisfaites. Les membres du barreau des brevets ont l’habitude de satisfaire à ces exigences. Cependant, la faute professionnelle de Dickstein a entraîné la rupture de la chaîne de priorité pour les demandes conduisant aux brevets ‘018 et ‘437, exposant ainsi ces brevets à l’invalidation.
RAISONS POUR LESQUELLES IL EST FAIT DROIT À LA DEMANDE
La décision ci-dessous contredit non seulement le droit d’un autre circuit, mais aussi un principe fondamental des affaires de faute professionnelle : dans un contexte de « cas dans un cas », c’est la jurisprudence existant au moment du préjudice qui s’applique, et non le droit développé après coup. Il s’agit également d’une question de bon sens : il n’est pas réaliste de juger une affaire dans une affaire et une faute professionnelle d’avocat sur la base de décisions qui n’ont pas encore été rendues.
La décision ci-dessous expose également ce qui est en train de devenir une pratique courante des tribunaux inférieurs qui rejettent des affaires de brevets sur la base des motions de la règle 12 en vertu de 35 U.S.C. §101 et Alice, malgré la présence de questions factuelles et l’absence de découverte, d’interprétation de la revendication et de preuves. La Cour doit donner des orientations pour mettre un frein à ce qui est devenu essentiellement un contournement judiciaire des normes établies par la Cour en vertu de la règle 12.
L’EXAMEN DE CETTE COUR EST NÉCESSAIRE POUR RÉSOUDRE UNE DIVISION DU CIRCUIT CONCERNANT LA JURISPRUDENCE À APPLIQUER DANS UNE ACTION POUR FAUTE PROFESSIONNELLE « DANS UNE AFFAIRE ».
Contrairement à la décision ci-dessous, la norme de diligence selon laquelle la conduite de Dickstein Shapiro doit être jugée et la détermination de la cause immédiate dans le « cas dans le cas » qui doit être faite est contrôlée par la loi qui s’appliquait en 2009, qui est la date à laquelle les brevets Britannica ont été invalidés par le tribunal de district du Texas. Voir W.D. Tex. #1:06-cv-00578-LY, Dkt. 82. En effet, pour déterminer la responsabilité pour faute professionnelle, la conduite d’un avocat doit être considérée dans le contexte des événements survenus au moment de la faute professionnelle alléguée, et non à la lumière des développements ultérieurs. Biomet, Inc. v. Finnegan Henderson, LLP, 967 A.2d 662, 668 (D.C. 2009), confirmé. Un plaignant subit un « préjudice » dans le contexte d’une faute professionnelle juridique lorsqu’il souffre d’une « perte ou d’une atteinte à un droit, à un recours ou à un intérêt ». Jones v. Lattimer, No. CV 12-2050 (BAH), 2014 WL 869470 (D.D.C. Mar. 6, 2014) (citant Hunt v. Bittman, 482 F. Supp. 1017, 1020 (D.D.C. 1980) aff’d, 652 F.2d 196 (D.C. Cir. 1981) (« Pour déterminer le moment où une réclamation pour faute professionnelle juridique « s’accumule », le district de Columbia suit la règle dite du « préjudice ». En vertu de cette règle, une action pour faute professionnelle juridique naît lorsque le client plaignant subit un préjudice réel »).
En l’espèce, la perte ou l’atteinte aux droits d’Encyclopaedia Britannica s’est produite au plus tard en 2009 (lorsque les brevets ont été invalidés dans le cadre du litige au Texas), soit cinq ans avant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Alice. C’est la loi pertinente qui devrait être appliquée à l’analyse de l’affaire dans l’affaire, et non l’arrêt Alice. L’articulation la plus claire de ce principe fondamental se trouve peut-être dans l’avis de la Seventh Circuit A.O. Smith Corp :
Le rejet de l’action en responsabilité civile n’était pas approprié en l’espèce. L’opinion ci-dessous entreprend un tour exhaustif mais inutile de la jurisprudence antitrust récente de la Cour suprême et de ce circuit. La décision du tribunal de district, qui s’appuie sur un certain nombre d’affaires jugées après le procès de 1985, part du principe que la question pertinente est de savoir si la preuve d’un pouvoir de marché lié est exigée aujourd’hui, et non si elle l’était au moment du procès. Ce point de vue ne peut être correct. Le droit de l’Illinois régissant les actions pour faute professionnelle et le bon sens suggèrent que la performance d’un avocat lors d’un procès doit être évaluée en fonction de l’état de la jurisprudence au moment du procès…. Après tout, il serait manifestement injuste d’attendre des avocats en plein procès qu’ils prédisent comment les cours de circuit et la Cour Suprême façonneront la nouvelle doctrine juridique. Le tribunal de district s’est appuyé sur certaines décisions postérieures au procès de 1985 parce qu’elles avaient été rendues « peu de temps après le procès antitrust » et que ces précédents auraient pu être pris en compte en appel. La logique qui sous-tend ce raisonnement n’est pas évidente. Bien qu’il soit, dans un certain sens, plus facile de prédire l’avenir proche que l’avenir lointain, il est néanmoins assez irréaliste de juger des avocats dans une action pour faute professionnelle sur la base de décisions qui n’ont pas encore été rendues. A.O. Smith Corporation v. Lewis, Overbeck & Furman, 979 F.2d 546, 549 (7th Cir. 1992) (accentuation ajoutée).
De la même manière, la Cour d’appel du district de Columbia a précédemment (et à juste titre) soutenu que c’est l’état du droit au moment de l’action ou de l’inaction de l’avocat qui est déterminant, et non les développements juridiques ultérieurs. Biomet, Inc. 967 A.2d à 668 (« La question de savoir si la stratégie [du défendeur] consistant à contester uniquement la responsabilité dans le cadre de l’appel initial était raisonnable nécessite de prendre en considération l’état du droit concernant les contestations constitutionnelles de dommages-intérêts punitifs excessifs au moment de l’appel »).
Les « évolutions du droit des brevets » de 2014 représentées par Alice ont constitué un changement radical dans la brevetabilité des logiciels informatiques. Dickstein ne devrait pas pouvoir échapper à sa responsabilité en s’appuyant sur ces développements récents. En effet, si Alice s’applique rétroactivement pour invalider les brevets de Britannica, cela signifie nécessairement que Dickstein a trompé à plusieurs reprises son client Britannica et a violé ses obligations fiduciaires au moins en : (1) la poursuite des brevets ‘018 et ‘437 en premier lieu ; et (2) la poursuite de ces brevets devant l’USPTO. En conséquence, la faute professionnelle de Dickstein doit être considérée sous l’angle du droit qui existait au moment de la décision du jugement sommaire dans le litige au Texas, et non pas cinq ans plus tard en utilisant la décision Alice, qui a été élaborée après coup. C’est ainsi que le septième circuit considère la question, ce qui est contraire à la décision du circuit D.C.. En conséquence, l’examen de cette Cour est nécessaire pour rétablir la certitude entourant la jurisprudence qui s’applique aux actions pour faute professionnelle.
CETTE AFFAIRE POSE UNE QUESTION IMPORTANTE QUI RECOUPE LES REJETS EN VERTU DE LA REGLE 12 ET L’ALICE, ET QUI JUSTIFIE UN EXAMEN PAR CETTE COUR
La décision ci-dessous a considéré, dans le cadre d’une motion 12(c) de rejet sur la base des plaidoiries, que les brevets de Britannica étaient invalides en vertu de l’article 101 du 35 U.S.C.. Cette décision a été rendue en dépit du fait que les parties n’avaient procédé à aucune découverte sur la question de l’article 101 et en dépit de l’existence de questions factuelles. L’examen de la Cour est nécessaire pour clarifier les normes à utiliser lors de l’évaluation d’une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 101 et du précédent de la Cour dans l’affaire Alice. Comme l’a noté la Cour d’appel fédérale, l’analyse en vertu de l’article 101 est une détermination juridique qui comporte des questions factuelles sous-jacentes. In re Comiskey, 554 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 2009). En outre, les normes entourant une motion au titre de la règle 12 sont désormais axiomatiques : pour survivre à une motion de rejet au titre de la règle fédérale de procédure civile 12, un plaignant n’a qu’à plaider « suffisamment de faits pour formuler une demande de réparation qui soit plausible à première vue » et pour « faire passer [ses] revendications de la ligne de démarcation entre concevable et plausible ». Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 570, 127 S. Ct. 1955, 167 L. Ed. 2d 929 (2007). Une requête au titre de l’article 12 « est accordée si la partie requérante démontre qu’aucun fait matériel n’est en litige et qu’elle a droit à un jugement sur la base d’une question de droit ». Stewart v. Evans, 275 F.3d 1126, 1132, 348 U.S. App. D.C. 382 (D.C. Cir. 2002) (guillemets internes omis). Pour statuer sur une requête en vertu de la règle 12(c), « les tribunaux appliquent les mêmes critères que ceux qui régissent une requête en irrecevabilité en vertu de la règle 12(b)(6) ». Lans v. Adduci Mastriani & Schaumberg L.L.P., 786 F. Supp. 2d 240, 265 (D.D.C. 2011) ; voir également Brooks v. Clinton, 841 F. Supp. 2d 287, 297 (D.D.C. 2012). « [L]a Cour ne peut pas s’appuyer sur des faits extérieurs aux plaidoiries et doit interpréter la plainte sous l’angle le plus favorable à la partie non mobile ». Id. (citation omise) ; voir également Moore v. United States, Nos. 99-5197, 99-5198, 213 F.3d 705, 341 U.S. App. D.C. 348, 2000 U.S. App. LEXIS 12038 (D.C. Cir. 2000) (notant que « sur les requêtes au titre de la règle 12(c), nous considérons les faits présentés dans les plaidoiries et les déductions qui en découlent sous l’angle le plus favorable à la partie non mobile ») (citations et guillemets internes omis) ; Schuchart v. La Taberna del Alabardero, Inc. 365 F.3d 33, 34, 361 U.S. App. D.C. 121 (D.C. Cir. 2004) (en vertu de la règle 12(c), les faits « doivent être interprétés dans la lumière la plus favorable aux parties non mobiles … en leur accordant toutes les déductions raisonnables ») (citant Henthorn v. Dept. of Navy, 29 F.3d 682, 684, 308 U.S. App. D.C. 36 (D.C. Cir. 1994)). Ainsi, une motion de rejet doit être refusée si les plaignants ont démontré « un droit plausible à une réparation ». Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 559 (2007).
Si, lors d’une requête en vertu de la règle 12(c), « des éléments extérieurs aux plaidoiries sont présentés au tribunal et ne sont pas exclus par celui-ci, la requête doit être traitée comme une requête en jugement sommaire en vertu de la règle 56 ». Fed. R. Civ. P. 12(d) ; Ord v. District of Columbia, 587 F.3d 1136, 1140, 388 U.S. App. D.C. 378 (D.C. Cir. 2009) (citations internes et guillemets omis) ; voir également Vest v. Dep’t of the Air Force, 793 F. Supp. 2d 103, 112 (D.D.C. 2011) ; Dormu v. District of Columbia, 795 F. Supp. 2d 7, 17 n.4 (D.D.C. 2011) ; Strong-Fischer v. Peters, 554 F. Supp. 2d 19, 22 (D.D.C. 2008).
En vertu de la norme stricte pour les rejets en vertu de la règle 12, et compte tenu de la présomption de validité dont bénéficient tous les brevets en vertu de 35 U.S.C. § 282, le tribunal de district n’aurait dû faire droit à la requête de Dickstein que si les plaidoiries montraient par des preuves claires et convaincantes que le brevet n’était pas valable. Nystrom v. TREX Co, 424 F.3d 1136, 1149 (Fed. Cir. 2005) (« [u]ne partie cherchant à établir que des revendications particulières sont invalides doit surmonter la présomption de validité de 35 U.S.C. § 282 par des preuves claires et convaincantes ») (citant State Contracting & Eng’g Corp. v. Condotte Am., Inc., 346 F.3d 1057, 1067 (Fed. Cir. 2003)). Par conséquent, en vertu du précédent de cette Cour dans l’affaire Alice, la requête en irrecevabilité du défendeur aurait dû être rejetée si la seule lecture plausible des brevets Britannica montrait, par des preuves claires et convaincantes, qu’ils étaient une simple « idée abstraite » et ne contenaient pas de « concept inventif ». Lorsque les allégations factuelles de la plainte et des brevets de Britannica sont considérées sous l’angle le plus favorable à Britannica, il existe, à tout le moins, des différends factuels importants qui n’auraient pas dû être résolus par le tribunal inférieur dans le cadre d’une requête en irrecevabilité. En effet, les brevets stipulent :
- Récemment, l’intérêt pour l’utilisation de la technologie des CD-ROM comme moyen dynamique et interactif de présenter le matériel contenu dans les livres, les encyclopédies, les magazines, les catalogues, etc. s’est rapidement accru. Les CD-ROMS présentent un ensemble de caractéristiques uniques à cette fin. Tout d’abord, ils ont une densité de stockage de l’information très élevée (environ 50 fois le matériel magnétique), un accès aléatoire rapide à l’information adressable, des copies produites en masse à faible coût et un équipement de lecture relativement peu coûteux. Deuxièmement, en connectant un lecteur de CD-Rom et un écran CRT à un ordinateur, il est possible d’accéder aux données audio/visuelles stockées de manière interactive et conviviale. Cependant, avec cette explosion de la capacité et de la qualité de stockage, il est nécessaire de disposer d’un logiciel qui permette d’accéder facilement à tout ce spectre de données d’une manière conviviale. (« Brevet 437 », colonne 1. lignes 20-36)
- Au vu de ce qui précède, il devrait être évident qu’il existe toujours un besoin pour un système de recherche de base de données qui récupère des informations multimédias dans un système flexible et convivial. L’un des principaux objectifs de l’invention est donc de fournir un système de recherche dans lequel une base de données multimédia composée de textes, d’images, de sons et de données animées peut être consultée par le biais de multiples chemins d’entrée graphiques et textuels. (Id., colonne 2, lignes 35 à 41).
- Un autre objet de l’invention est de fournir un système de recherche dans lequel les chemins d’entrée textuels et graphiques sont interactifs. (Id., colonne 2, lignes 42 à 44).
- Un autre objet de l’invention est de fournir un système de recherche dans lequel les chemins d’entrée textuels et graphiques sont reliés entre eux de telle sorte que les chemins d’entrée textuels et graphiques sont entièrement accessibles à partir des chemins d’entrée graphiques et que les informations graphiques sont entièrement accessibles à partir des chemins d’entrée textuels. (Id., colonne 2, lignes 45 à 49).
En outre, Britannica a plaidé devant la juridiction inférieure que les inventions incorporées dans les brevets n’étaient pas des « idées abstraites » et contenaient un « concept inventif », ce qui aurait dû être suffisant pour survivre à une requête en irrecevabilité. Comme l’a indiqué la juridiction inférieure, les inventions concernaient un nouveau système de recherche dans une base de données. (Brevet 437, colonne 2, lignes 35 à 40). Les recherches, appelées parcours d’entrée, peuvent être basées sur du texte ou des images graphiques, y compris des titres d’articles (Id., colonne 4, lignes 27 à 29), des images (Id., colonne 4, lignes 36 à 45), un atlas mondial (Id., colonne 4, lignes 53 à 54) et un programme d’assistant de recherche (Id., colonne 4, lignes 63 à 64). Les chemins d’accès sont interactifs ; l’utilisation de l’un d’entre eux peut conduire à des informations pertinentes dans un autre chemin. (Id., colonne 2, lignes 42 à 49). Il existe également d’autres chemins : la recherche d’idées, la recherche de titres, l’arborescence des sujets et la chronologie de l’histoire. (Id., colonne 6, lignes 51 à 60). Chacun de ces chemins est discuté en détail dans les brevets.
La base de données comprend des séquences audio et vidéo. (Id., colonne 6, lignes 31 à 44). Par exemple, si un utilisateur clique sur un mot souligné dans un article, l’invention fournit une prononciation audio du mot. (Idem, colonne 11, lignes 41 à 50). L’atlas peut être consulté à partir d’un nom de lieu, ce qui permet d’afficher une carte du lieu qui peut être visualisée à différents niveaux de détail. (Id., colonne 4, lignes 55 à 62). L’atlas peut être tourné pour localiser un lieu d’intérêt. (Id., colonne 4, lignes 55 à 57). L’utilisateur peut cliquer sur le nom du lieu, ce qui permet de retrouver automatiquement un article connexe. (Idem, colonne 7, lignes 27 à 32). L’invention permet également de suivre les recherches et de signaler les documents qui semblent les plus pertinents. (Idem, colonne 8, lignes 45 à 48 et lignes 56 à 64). Elle suggère d’autres termes de recherche et peut également effectuer des recherches à l’aide de phrases. (Idem, colonne 9, lignes 21 à 31 et colonne 10, lignes 15 à 25).
Les systèmes et méthodes antérieurs n’avaient pas la polyvalence de l’invention. Les brevets stipulent ce qui suit :
Malgré le grand potentiel des systèmes de CD-ROM interactifs, de nombreuses versions actuellement disponibles dans le commerce présentent d’importantes limitations pour répondre à ce besoin. Il s’agit notamment des produits qui ne disposent pas de chemins d’entrée dans la base de données du CD-ROM pour extraire des informations graphiques, des produits qui ne peuvent pas rechercher et extraire avec souplesse différents types de formats de données, ou des produits qui ne permettent pas de combiner des stratégies de recherche pour découvrir des informations graphiques et des informations textuelles connexes, ou vice versa. (Id., colonne 1, lignes 36 à 44). Il convient également de noter que 111 brevets et plus de 400 autres publications ont été cités à l’encontre des brevets de Britannica. Voir, par exemple, le brevet 437, pages 2 à 15. À la lumière de l’ampleur des références prises en compte par l’office des brevets lors de l’octroi des brevets de Britannica, il est illogique que les brevets aient été rejetés par le tribunal au stade des plaidoiries en raison de l’absence de « concept inventif ».
La nature pionnière des brevets de Britannica a également été régulièrement vantée par le défendeur avant qu’il ne soit poursuivi pour faute professionnelle. En effet, le défendeur a proclamé que le concept inventif sous-jacent aux inventions des brevets ‘018 et ‘437 était auparavant « inimaginable », comme la plupart des inventions révolutionnaires. Voir D.C. 10-CV-00454, Dkt. # 78-17 à 3. Ainsi, Dickstein Shapiro a constamment (et correctement) décrit les inventions de Britannica comme comprenant un objet tangible – c’est-à-dire un système de recherche – qui avait des capacités et des fonctionnalités nouvelles, « ingénieuses », « révolutionnaires » qui ne pouvaient être trouvées dans aucun système antérieur. En outre, le défendeur a clairement indiqué que ces « inventions géniales » étaient des avancées technologiques importantes et substantielles, et non de simples idées ou concepts.
Il est certain qu’une analyse correcte au titre de l’article 101 nécessitera une découverte et des déterminations factuelles concernant la portée et le contenu de l’art antérieur et les différences entre l’art antérieur et les méthodes brevetées afin de déterminer le « concept inventif » du brevet. In re Comiskey, 554 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 2009). Dans un cas approprié, un tribunal soutiendra une conclusion d’invalidité avec des preuves basées sur un dossier factuel développé, et pas seulement avec des spéculations et des insinuations non étayées. Voir, par exemple, Alice, 134 S. Ct. à 2356 (citant un article de 1896 pour montrer que le règlement intermédié est « une pratique économique fondamentale répandue depuis longtemps dans notre système de commerce ») ; buySAFE, Inc. v. Google, Inc. 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014) (citant un article de revue de droit de 1927 sur le cautionnement) ; Every Penny Counts, Inc. v. Wells Fargo Bank, N.A., No. 8:11-cv- 2826-T-23TBM, 2014 WL 4540319, at *1 (M.D. Fla. Sept. 11, 2014) (citant Blackstone’s Commentaries on the Laws of England et un livre de 1893). La décision ci-dessous, qui a adopté l’analyse du tribunal de district des revendications en vertu de 35 U.S.C. § 101, (App. 2a), l’a fait dans le contexte de faits contestés et de l’absence d’un dossier factuel développé. En effet, au moment de la décision ci-dessous, Britannica était en attente d’une requête de découverte et les parties attendaient une décision sur l’interprétation des revendications. En bref, le tribunal n’aurait pas dû accorder une requête en irrecevabilité sans donner à Britannica l’opportunité de procéder à une enquête préalable et de développer un dossier factuel sur ce qui était prétendument connu, ce qui est prétendument conventionnel, et ce qui constitue prétendument une idée abstraite et un concept inventif. Dans le cadre d’une requête en irrecevabilité sur la base des plaidoiries, la juridiction inférieure aurait dû considérer les faits exposés dans la plainte sous l’angle le plus favorable à Britannica, ce qu’elle n’a pas fait. Les conclusions que le tribunal a tirées, telles que « les humains se sont également engagés dans ces activités depuis des centaines, voire des milliers d’années » (App. at 20a), ne sont pas pertinentes pour Britannica. (App. at 20a), ne sont certainement pas des conclusions qui auraient dû être tirées dans le cadre d’une motion de rejet. Kenexa BrassRing, Inc. v. HireAbility.com LLC, Civil Action No. 12-10943-FDS 2015 U.S. Dist. LEXIS 56156 at *19 (D.Mass Apr. 28, 2015) (notant que la question de savoir si les pratiques commerciales étaient « routinières » était une question factuelle qui ne pouvait pas être résolue au stade de la plaidoirie). En outre, de telles déclarations signifient nécessairement que le tribunal inférieur examinait des faits en dehors des plaidoiries, ce qui signifie que la requête aurait dû être traitée comme une requête de jugement sommaire en vertu de la règle 56. Ord v. District of Columbia, 587 F.3d 1136, 1140, 388 U.S. App. D.C. 378 (D.C. Cir. 2009).
CONCLUSION
Pour les raisons qui précèdent, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance de certiorari.
Respectueusement soumis,
ROBERT P. CUMMINS NORMAN, HANSON &
DETROY, LLC
Two Canal Plaza Portland, ME 04112
(207) 553-4712
rcummins@nhdlaw.com
DOUGLAS M. EVELEIGH
Avocat au dossier
ENCYLOPAEDIA BRITANNICA, INC.
325 N. LaSalle Street Chicago, IL 60654
(312) 347-7282
